В Государственную Думу внесен законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, предполагающий закрепить право суда на уменьшение размера компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак.

В соответствии с действующим законодательством при  незаконном использовании товарного знака правообладатель вправе, в том числе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взымается за правомерное использование товарного знака (пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ). 

14.12.2023 г. Конституционный Суд РФ издал Постановление № 57-П «По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам», в соответствии с которым Конституционный Суд РФ посчитал целесообразным установить, что до внесения в гражданское законодательство изменений, вытекающих из упомянутого Постановления, суды в случае взыскания компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, если ранее по иску другого правообладателя с нарушителя в связи с размещением на товарах того же обозначения была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на сходный до степени смешения товарный знак, рассчитанная в двукратном размере стоимости тех же товаров, не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие и степень аффилированности правообладателей, и при несоответствии размера компенсации, в том числе с учетом ранее взысканной по иску другого правообладателя, требованию справедливости и равенства на основании заявления ответчика снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК Российской Федерации величины таким образом, чтобы с учетом обстоятельств дела найти разумный баланс между справедливостью (соразмерностью) совокупного размера компенсаций с нарушителя и сопоставимостью между собой полученного правообладателями, по крайней мере если наличие у них прав на данные средства индивидуализации не связано с их аффилированностью. В случае установления судом наличия между данным правообладателем и тем правообладателем, по иску которого ранее была взыскана компенсация, либо в отношениях третьего лица с ними влияния в форме контроля и отсутствия разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме как в целях использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, во взыскании с нарушителя компенсации может быть отказано. Это во всяком случае не исключает взыскания с нарушителя исключительного права на товарный знак поддающихся исчислению с разумной степенью достоверности убытков каждого правообладателя

01 июня 2024 года в Государственную Думу внесен Законопроект № 638828-8 о внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторы законопроекта предлагают дополнить ст. 1515 ГК РФ следующим содержанием:

«В случае, если ранее по иску другого правообладателя в связи с незаконным размещением на товарах тождественного или сходного до степени смешения обозначения с нарушителя была взыскана компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак в двукратном размере стоимости тех же товаров, суд, на основании заявления ответчика, вправе снизить размер компенсации, предусмотренный п. 4 ст. 1515 ГК РФ. 

При определении подлежащего взысканию размера компенсации суд должен будет учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и его последствия для правообладателя, наличие степень аффилированности правообладателей, соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности, в том числе с учетом размера компенсации, ранее взысканной по иску другого правообладателя. 

Если суд установит наличие указанных обстоятельств, а также отсутствие разумных экономических оснований предоставления правообладателем другим лицам согласия на регистрацию сходных до степени смешения товарных знаков, кроме целей использования такого правообладания исключительно как способа обогащения, то на основании заявления ответчика суд вправе отказать во взыскании компенсации.».  

Таким образом, при принятии Законопроекта № 638828-8, суды будут иметь возможность уменьшать размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак при условии, что по иску другого правообладателя с нарушителя взыскали компенсацию в двукратном размере цены тех же товаров. Для снижения компенсации потребуется заявление ответчика, а при определении размера компенсации суды должны будут учитывать: характер нарушения и его последствия для правообладателя; наличие и степень аффилированности правообладателей; соответствие размера компенсации требованиям справедливости и соразмерности.

Компенсацию не взыщут, например, если имелась аффилированность и сходные до степени смешения товарные знаки зарегистрированы на разных правообладателей только для того, чтобы обогащаться на подобных исках.